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對同一技術(shù)方案被授予兩個專利案件的審理
基本案情1985年4月1日，方某就同一個技術(shù)方案同時向原國家專利局申請強應力定位萬能頂尖實用新型和發(fā)明專利。1986年12月3日實用新型強應力定位萬能頂尖被授予專利證書，專利號為85200959，到1993年8月18日被公告保護期限屆滿。強應力定位萬能頂尖發(fā)明于1987年10月22日被授予發(fā)明專利證書，專利號為85102439.4。1988年4月20日，方某作為甲方與乙方某機械廠簽訂一份專利許可使用合同（下稱許可合同），約定：甲……
1995年1月25日（實用新型專利有效期屆滿已近兩年），雙方在結(jié)算專利許可費的同時就該合同簽訂了一份延續(xù)協(xié)議，內(nèi)容有延續(xù)期從1993年7月20日至2000年5月1日，延續(xù)期間月分成費以銷售額計算等。后雙方發(fā)生爭議，方某訴至法院，要求機械廠繼續(xù)履行協(xié)議約定的提供銷售報表義務并承擔違約責任。機械廠答辯稱，許可使用的專利早已到期，不應保護，延續(xù)協(xié)議無效，不應承擔任何責任。
判決要旨
一審法院認為，原告將已經(jīng)超過保護期的專利繼續(xù)轉(zhuǎn)讓，違反合同法第三百四十四條的禁止性規(guī)定，機械廠不履行延續(xù)協(xié)議不構(gòu)成違約，遂判決駁回方某的訴訟請求。
方某不服一審判決提起上訴稱，簽訂延續(xù)協(xié)議時實用新型專利無效，但是發(fā)明專利及提供的其他技術(shù)秘密仍然有效，請求判決機械廠敗訴，按合同約定履行義務并承擔違約責任。
二審期間，方某又明確發(fā)明專利與許可合同及其延續(xù)協(xié)議無關(guān)，放棄要求認定機械廠使用其發(fā)明專利技術(shù)方案的請求，同時又明確其延續(xù)協(xié)議期間提供的技術(shù)服務與許可合同履行期間的技術(shù)服務內(nèi)容基本一致。故二審法院認為，許可合同及其延續(xù)協(xié)議的性質(zhì)是方某許可機械廠使用實用新型專利技術(shù)生產(chǎn)出專利產(chǎn)品，而不是許可使用發(fā)明專利技術(shù)，因為作為權(quán)利人方某在庭審中已經(jīng)明確其發(fā)明專利與本案的許可合同及其延續(xù)協(xié)議無關(guān)，故對是否使用發(fā)明專利一節(jié)事實不予理涉。
評析
一、本案一審法院圍繞原告的訴訟請求，僅對被告機械廠是否違約進行了審理。一審法院認為：根據(jù)合同法第三百四十四條的規(guī)定，專利實施許可合同只在該專利存續(xù)期間內(nèi)有效。本案中的實用新型專利權(quán)于1993年3月31日有效期屆滿，故在專利有效期屆滿后原告對該延續(xù)協(xié)議約定其應當承擔的義務已經(jīng)不能履行，被告也無須向原告履行該延續(xù)協(xié)議所約定的義務，故被告并不構(gòu)成違約。至于原告是否將發(fā)明專利技術(shù)或技術(shù)秘密提供給被告使用屬另一法律關(guān)系，不屬本許可合同約定的范圍，原告可以依法另行主張。
由于一審法院僅具有技術(shù)（包括專利技術(shù)）合同糾紛案件的管轄權(quán)，不具有專利權(quán)屬爭議及專利侵犯的管轄權(quán)，故審理過程中遇到是否存在使用發(fā)明專利的問題，以及發(fā)明專利的侵權(quán)問題，要求當事人另行起訴值得商榷。因為本案的許可合同及其延續(xù)協(xié)議是否有效，以及履行合同過程中雙方的權(quán)利義務是否發(fā)生變化是爭議的主要焦點，法院應予以裁判。如果認定實際履行許可合同過程中發(fā)生變更的問題，機械廠使用了發(fā)明專利，則承認延續(xù)協(xié)議仍然有效，是否違約的問題應當進一步審理。如果不認定實際履行許可合同過程中存在變更的問題，與發(fā)明專利無關(guān)，所謂的提供技術(shù)秘密也不過是履行許可合同中的從屬義務，也不存在另行起訴的問題，法院應當明確不存在違約的基礎上，直接對此作出裁判。審理中如果涉及專利侵權(quán)問題，應當移送有管轄權(quán)的法院處理。
二審法院準備根據(jù)權(quán)利人方某的要求，對機械廠繼續(xù)使用實用新型專利技術(shù)方案是否違約以及是否構(gòu)成對發(fā)明專利的侵權(quán)進行全面審理，但是在庭審中方某明確放棄了追究機械廠使用其發(fā)明專利技術(shù)方案的請求，故二審法院對此未予理涉是正確的。
二、如果方某堅持機械廠使用的技術(shù)方案侵犯了其仍然有效的發(fā)明專利技術(shù)方案，或以侵權(quán)之訴起訴，法院對此如何處理值得研究。因為方某的實用新型專利的有效期（包括續(xù)展期3年）至1993年3月31日已屆滿，于同年8月18日被公告終止，而延續(xù)協(xié)議簽訂時發(fā)明專利仍然處于有效期內(nèi)。是以合同實際履行變更來認定機械廠使用了發(fā)明專利技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)，還是以機械廠繼續(xù)使用到期的實用新型技術(shù)方案不構(gòu)成侵權(quán)來進行認定的問題值得研究。實用新型專利到期后，被許可方繼續(xù)使用已經(jīng)到期的實用新型專利技術(shù)方案是否構(gòu)成對同一個技術(shù)方案的發(fā)明專利侵權(quán)的性質(zhì)如何認定及處理問題，容易引起爭議。本案實質(zhì)上已經(jīng)牽涉到專利權(quán)利行政管理與專利侵權(quán)司法審查的沖突問題。
對如何處理本案存在明顯分歧，筆者歸納有兩種處理辦法，且第二種處理辦法中又有結(jié)論截然不同的兩種意見。
第一種認為，可以中止審理。理由是：我國實行的是專利授權(quán)及無效的行政審查制度，而法院應當明確其職責界限，即在民事案件審理中不直接認定專利是否有效。本案如果是侵權(quán)之訴，機械廠作為被控侵權(quán)人應當首先向?qū)＠麖蛯徫暾埿鎸＠麩o效，理由是同一個技術(shù)方案重復授權(quán)兩個專利違反專利法及其實施細則的相關(guān)規(guī)定；同時在答辯期內(nèi)向法院提出中止本案審理的申請。結(jié)合2001年6月19日最高法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律的若干問題》第11條的規(guī)定精神，考慮本案的實際情況，法院可以中止審理，等專利復審委的無效申請?zhí)幚斫Y(jié)論作出后再根據(jù)專利權(quán)的效力對是否侵權(quán)予以裁判；如果當事人對該結(jié)論不服提起行政訴訟的，還要等行政訴訟的結(jié)果作為該專利權(quán)利是否有效的判斷依據(jù)。法院在民事糾紛中不予直接裁判該發(fā)明專利是否有效的問題，必須以專利復審委的復審結(jié)論或行政訴訟后的行政訴訟裁判結(jié)果作為本案處理的依據(jù)。該種處理辦法在目前是比較通行的做法，但其缺點也是明顯的：處理周期太長，不能及時有效地明確權(quán)利的真正狀態(tài)，從而保護當事人的合法權(quán)益；而且與最高法院上述司法解釋中所提倡的不輕易中止審理、提高審判效率的要求相悖。因為專利無效宣告程序及行政訴訟程序需要花費相當長的時間，再加上一、二審的訴訟程序，花費的時間可能是數(shù)年。一旦權(quán)利人啟動訴訟保全程序，機械廠已經(jīng)投入的廠房及機器設備將要強行被長期閑置，已經(jīng)超過保護期的實用新型技術(shù)方案又將變相地被延期保護數(shù)年。
第二種認為，法院不必中止審理，可以徑行裁判。但是徑行處理的結(jié)果又截然不同：一種意見認為，按照最高法院上述解釋規(guī)定發(fā)明專利案件可以不中止審理的精神，如果法院直接審理，則應當認定機械廠構(gòu)成對方某發(fā)明專利的侵權(quán)，承擔侵權(quán)的法律責任。因為發(fā)明專利依然有效，法院應當依法予以保護。對于重復授權(quán)的問題，依照我國目前的法律規(guī)定的體制，仍然由專利復審委接受專利無效宣告申請后啟動，法院在審理民事案件中無權(quán)認定和處理專利是否重復授權(quán)而有效的問題。故法院在專利民事侵權(quán)糾紛中無需考慮專利行政管理中是否存在行政瑕疵的問題，更無權(quán)審查是否存在重復授權(quán)問題。因為專利權(quán)屬于私權(quán)，是否啟動專利無效宣告程序也屬于私權(quán)，作為法院是不能主動啟動和考慮該程序的。判決一旦發(fā)生法律效力后，即使將來發(fā)生該發(fā)明專利被宣告無效的情形，也只能夠按照專利法關(guān)于專利被宣告無效后的程序規(guī)定處理。該意見是一種機械執(zhí)法的教條主義理解，根本不考慮解決在行政授權(quán)明顯存在錯誤的情況下，如何保護社會公眾利益和當事人的合法權(quán)益的
問題，其本質(zhì)上也沒有考慮本案的實際情況，以及專利的本質(zhì)是推進科技進步的目的。第二種意見則認為，法院可以直接裁判機械廠不構(gòu)成侵權(quán)，機械廠無須承擔任何侵權(quán)責任。因為法院處理案件是尋找最佳的利益平衡，如何體現(xiàn)專利制度推進科技進步的本質(zhì)目的，保護社會公眾利益和當事人的合法權(quán)益尤為重要。本案中法院在并不認定發(fā)明專利是否有效的情形下，參考該技術(shù)方案明顯存在被重復授予專利的情況，可以直接根據(jù)機械廠繼續(xù)使用的技術(shù)方案與已經(jīng)超過保護期的實用新型技術(shù)方案是否相同或等同來進行判斷，以確定是否構(gòu)成公知技術(shù)公用問題，而無需考慮發(fā)明專利的效力問題。法院并不對發(fā)明專利是否有效直接進行裁判，僅是明確繼續(xù)使用已經(jīng)超過保護期的實用新型技術(shù)方案并不違反已有公知技術(shù)公用的法理。
第二種意見的具體理由如下：
1.法院應當考慮明顯存在的行政授權(quán)瑕疵的影響。在專利民事糾紛中，法院無權(quán)審查專利的有效性，但是并不排除法院把是否存在重復授權(quán)的行政授權(quán)瑕疵的情形作為公平、公正角度衡量的一個考慮因素。專利法第九條規(guī)定：“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人�！泵鞔_了不能兩個申請人都被授予專利權(quán)。同時專利法實施細則第十三條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利。”由此可見我國專利法是禁止重復授予專利的。專利法規(guī)定不允許重復授權(quán)的理論依據(jù)是專利的獨占性和排他性，其目的在于在保護專利權(quán)的同時保護社會公眾利益。一旦允許兩個相同的發(fā)明創(chuàng)造可以一先一后被授予專利權(quán)，無疑會延長對該技術(shù)方案的保護期，不僅違反了專利權(quán)具有法定時間性的限制，而且會損害公眾利益，不利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣利用。對“重復授予”的理解問題，司法實踐中存在不同的認識。一種觀點認為，專利法規(guī)定的重復授予的對象是兩個以上的人就同一個技術(shù)方案重復申請專利，不包括同一個人的情形；但是多數(shù)意見認為應當包括同一個人就同一個技術(shù)方案重復申請兩個專利的情況�！爸貜汀币话惆▋蓪雍x，即按照《新華字典》解釋，“重復”是指“同樣的東西再次出現(xiàn)”或者“按照原來的樣子再次做”。而“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩項以上發(fā)明創(chuàng)造專利的權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相同，也包括技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相等同的情況。（注：程永順：“重復授予的專利權(quán)應宣告無效”，載2002年11月6日《人民法院報》第三版。）需要說明的是：專利申請人在專利申請過程中將相同的發(fā)明創(chuàng)造同時申請一項實用新型專利、一項發(fā)明專利，在面臨授權(quán)時再明確選擇其中一項而放棄另外一項申請，并不違反法律規(guī)定。因為法律禁止的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造有兩個以上的專利權(quán)被授予，而不是禁止兩個以上專利權(quán)的申請。專利權(quán)作為一種私權(quán)，申請人完全可以將同一發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型和發(fā)明專利。但是不能最終都被國家知識產(chǎn)權(quán)局（原專利局）同時授予專利權(quán)，同一個技術(shù)方案僅能被授予一個專利，權(quán)利人只能選擇實用新型專利或者發(fā)明專利一項，不允許二者同時并存。本案中發(fā)明人方某在法院明確陳述：發(fā)明專利與實用新型專利的技術(shù)方案、技術(shù)內(nèi)容完全相同，而且是在1985年4月1日同時將一式兩份的申請材料分別提交原國家專利局實用新型審查部和發(fā)明審查部審查的，最后確定的兩個專利的權(quán)利要求書文字稍有不同，但專利名稱和解釋權(quán)利要求的專利附圖完全一致，最終被分別授予了兩個專利權(quán)利。當法院問及權(quán)利人方某二者有何區(qū)別時，權(quán)利人本身也說不清楚。故該案件涉及的實用新型專利與發(fā)明專利明顯存在重復授權(quán)的可能。
2.本案可以運用已有公知技術(shù)抗辯。首先，機械廠使用的技術(shù)方案的來源是被許可使用的實用新型專利中的技術(shù)方案，對此雙方?jīng)]有異議；其次，在本實用新型專利法定保護期屆滿以后，該實用新型專利包含的技術(shù)方案已經(jīng)進入公知領域，成為公知公用技術(shù)方案，對此雙方也沒有異議；第三，機械廠在實用新型保護期屆滿后繼續(xù)使用的技術(shù)方案與發(fā)明專利的技術(shù)方案一致或等同，兩個專利的發(fā)明實際上僅有一個技術(shù)方案，對此雙方也沒有任何異議，只是因為行政機關(guān)的瑕疵而重復授予發(fā)明專利的緣故，被人為地分成了兩個技術(shù)方案。因為本案中機械廠作為被控侵權(quán)人，其使用的被控侵權(quán)技術(shù)方案實際上就是延續(xù)其被許可使用的實用新型專利技術(shù)方案，沒有作任何改動。故按照實用新型專利技術(shù)已經(jīng)超過保護期，而進入公知領域可以公用的事實，一直使用該技術(shù)方案的機械廠繼續(xù)使用已進入公知領域的技術(shù)方案，法律是不應當禁止的，因為該使用行為并不構(gòu)成對發(fā)明專利中所虛擬的另外一個（事實僅有一個）技術(shù)方案的侵權(quán)。故法院應當結(jié)合本案的具體情形，認定機械廠的已有公知技術(shù)抗辯成立。有觀點認為，本案機械廠以實用新型專利技術(shù)方案進行抗辯不能構(gòu)成已有公知技術(shù)抗辯，因為公知技術(shù)必須是在專利申請日前已經(jīng)被公知公用的技術(shù)。方某將其技術(shù)方案同時申請實用新型與發(fā)明專利，并不能夠認定實用新型的技術(shù)方案在發(fā)明專利之前已經(jīng)被公開，故發(fā)明專利申請專利時其技術(shù)方案并不能確定已經(jīng)進入公知領域，所以不能適用已有公知技術(shù)抗辯。該觀點實屬于舍本逐末。機械廠作為發(fā)明專利技術(shù)方案的被控侵權(quán)人，同時又是實用新型專利技術(shù)方案的被許可人，以被許可使用的實用新型專利技術(shù)方案超過保護期已經(jīng)進入公知領域仍然繼續(xù)使用進行抗辯，就已經(jīng)足夠了。該抗辯既符合公平原則，也不違反法律的規(guī)定，屬于已有公知技術(shù)抗辯的范疇。（注：至于機械廠以外的第三方能否運用公知技術(shù)抗辯的問題更為復雜，本文限于篇幅不予討論。）
3.法官的價值取向是既要保護專利權(quán)人的利益，同時更要考慮社會整體利益。首先，盡管在民事糾紛中法院沒有權(quán)力直接認定現(xiàn)行發(fā)明專利是否有效，但應當考慮我國設立專利制度的本質(zhì)是促進科技進步，專利一旦超過保護期限，該專利受保護的技術(shù)方案應當無條件地被全社會公用，不能因為專利行政管理部門的工作失誤而違反公平原則，保護不當?shù)睦妫兿嗟匮娱L實用新型專利技術(shù)方案的保護期。試想如果機械廠明知該實用新型專利到期將要被無償公用，而進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)投入了大量的人力和物力。此時面臨侵權(quán)指控而被迫停止生產(chǎn)，本來是可以合法地生產(chǎn)和銷售的專利產(chǎn)品反而變成了所謂的“侵權(quán)產(chǎn)品”，對機械廠來說是不公平的。而且一旦進入訴訟，盡管最終可以勝訴，但按照第一種觀點處理將要耗費長達數(shù)年的時間。在當今市場經(jīng)濟的體制下，對一個企業(yè)來說將意味著停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。其次，從民法的“帝王條款”——誠實信用的角度衡量，權(quán)利人方某為了取得利益，在明知有兩個專利的情況下（據(jù)其自稱是簽訂合同時發(fā)明專利證書還沒有拿到手的緣故，但是按照法律規(guī)定已經(jīng)可以許可轉(zhuǎn)讓），僅僅許可一個實用新型專利；而被許可人機械廠已經(jīng)相應地支付了該完整的技術(shù)方案的對價，并且準備在保護期屆滿后利用該完整的技術(shù)方案繼續(xù)進行生產(chǎn)和銷售。但方某同時擁有仍然生效的發(fā)明專利，并沒有與實用新型專利一同許可機械廠使用，變相延長了其實用新型專利的保護期，對機械廠和整個社會來說都是不公平的，法院不應違反公平原則對非法或者明顯不合理的利益提供保護。
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